分案是代理师日常工作中经常遇到的一项工作内容。一般来说，分案可分为两种类型，即：（1）因不具有单一性的缺陷而被审查员要求分案，（2）申请人为某种特殊目的而主动提出分案。
本文着眼于（2）的情况，以北京知产法院的一件生效判例（（2020）京73行初3088号行政判决）为基础，就目前代理实践中的分案操作可能面临的风险提供一点建议，望能抛砖引玉，启迪思考。
案情介绍
首先，简单地介绍一下（2020）京73行初3088号行政判决的案件情况。
2017年10月31日，原告嘉兴杰创智能电器有限公司（以下简称原告）向被告国家知识产权局（以下简称被告）提交了专利申请号为201721431962.8、名称为“一种省力操作的旋转拖把”的实用新型专利申请（以下简称原申请）。2018年11月14日，原告以原申请为基础，向国家知识产权局提交了专利申请号为201821876242.7、名称为“一种省力操作的旋转拖把”的分案申请（以下简称分案申请）。2018年12月14日，被告针对原申请发出授予实用新型专利权通知书。
2019年10月14日，被告以原申请不包括两项以上的实用新型，不符合专利法实施细则第四十二条第一款的规定为由，针对上述分案申请发出分案申请视为未提出通知书。
2019年10月31日，原告对前述分案申请视为未提出通知书不服，向被告提出行政复议申请，其主要理由为：分案申请是在法律规定的期限内提出的分案申请；本分案申请与母案权利要求的保护范围不同，是两项不同的申请，符合专利法实施细则第四十二条第一款的规定；本分案申请合法，被告发出分案申请视为未提出通知书不合法。原告一并向被告提交了分案申请视为未提出通知书以及母案、分案权利要求书。
判例分析
被告于2020年1月19日作出国知复专[2019]0044号行政复议决定（以下简称被诉决定），驳回了原告的复议请求，维持了在先作出的分案申请视为未提出的决定。以下摘抄被诉决定的部分内容，该决定认为：
1、原申请符合单一性的要求，且杰创公司提出分案申请时，该分案申请的权利要求与原申请的原始权利要求属于同一发明构思，不属于可以分案的情况。因此，依据专利法实施细则第四十二条第一款的规定，国家知识产权局在2019年10月14日发出的分案申请视为未提出通知书正确。
2、杰创公司的分案申请违反诚实信用原则。本案中，原申请被授予专利权，其限定的保护范围确定，且符合单一性的要求。后杰创公司将原申请的原始权利要求简单修改后，作为新的分案申请，这违反了诚实信用原则，也导致行政审查资源的浪费。
杰创公司将原申请的原始权利要求进行简单修改，修改后的权利要求与原申请的权利要求属于同一个总的发明构思，对现有技术的贡献与原申请相同。在国家知识产权局已对原申请进行授权的情况下，杰创公司提出的分案申请不符合专利法实施细则第四十二条第一款的规定，国家知识产权局依据前述法条作出分案申请视为未提出通知书正确。
综上，杰创公司的复议理由于法无据，国家知识产权局于2019年10月14日针对2018218762427号申请作出的分案申请视为未提出通知书并无不妥，应当维持，遂决定维持国家知识产权局于2019年10月14日针对2018218762427号申请作出的分案申请视为未提出通知书。
法院判决
原告随即向北京知产法院提起行政诉讼，北京知产法院做出一审判决：驳回嘉兴杰创智能电器有限公司的诉讼请求。以下摘抄一审判决书中的部分内容，一审法院认为：
专利法实施细则中的“两项以上发明、实用新型或者外观设计”指的是两项或两项以上彼此独立、不同的发明创造，并不表示申请人可随意将原申请权利要求的技术特征简单修改或组合后，另行作为分案申请提出。
本案中，原申请与分案申请的实用新型内容、实施例、说明书附图，均公开了一项实用新型，即一种具有特定锁紧结构的旋转拖把。原申请权利要求与分案申请权利要求存在的差异主要为前述特定锁紧结构的不同表述，该差异较小，不足以构成两项或两项以上彼此独立、不同的发明创造，即原申请并未包括两项以上实用新型，因此不符合分案条件，被告据此作出分案申请视为未提出通知及被诉决定于法有据。
针对原告关于被告作出分案申请视为未提出通知违反听证原则的主张，本院认为，专利审查指南第一部分第二章第2节第（3）项系关于听证原则的规定，该规定记载“审查员在作出驳回决定前，应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人，至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会”，该部分内容规定于实用新型专利申请的初步审查中，适用于因不符合授权条件而被驳回申请的驳回决定，而本案被告做出的分案申请视为未提出通知不属于上述类型的驳回决定，因此不适用专利审查指南关于听证原则的规定。同时，由于分案申请存在的缺陷不可能通过补正克服，为提高审查效率，缩短审查过程，被告依据程序节约原则作出分案申请视为未提出通知，程序并无不当，原告的该项主张缺乏相应的依据，本院不予支持。
总结
这里，笔者简单总结一下国知局和北京知产法院的观点：
分案申请的权利要求相对于原申请即母案申请的差异较小，由此不足以被认为是两项彼此独立的不同发明创造，因此，应当视为分案申请未提出。
并且，甚至连通常意义上的答辩机会（听证原则）都没有被准予，而这样的结局显然是申请人所始料未及的。
众所周知，对于一些专利申请，申请人出于“最终的产品形态待定”、“希望保持各国同族的保护范围尽量一致”又或者其他的特殊目的，有时会采取“先提交与母案原始权利要求完全相同内容的分案，待以后的合适时机时再通过主动修改的方式修改权利要求”这样的操作方式。当然，上述策略对于发明专利申请更为常用，但是在实用新型专利申请中也并不罕见。
上述案例涉及的是国内申请人的实用新型的分案申请，上述案例所涉及的评价标准是否会拓展至涉外申请人的发明申请的分案申请尚未可知，但是考虑到国知局近几年开展的打击低质量申请的专项工作，至少在实用新型专利申请的审查中上述审查标准以及处理方式都有可能趋于严格，那么有的分案申请将面临在初审环节就被发出“分案申请视为未提出”的通知书，且没有任何答辩的机会。这将很可能导致申请人错过分案时机而丧失宝贵的分案机会。
因此，如果条件允许，建议申请人尽量相对于母案的原始权利要求或者授权权利要求，寻找新的区别现有技术并对现有技术做出贡献的发明点进行分案，以凸显分案与母案的技术方案的不同构思，从而避免发生在初审环节即被否决的情况。
此外，也希望上述案例能够引起同业者的足够重视，共同促进分案策略的灵活运用，为申请人争取最大的权益。